Дата публікації: 15.07.2025
Мене звати Яремчук Юрій Миколайович, я експерт з юридичних питань та адвокат з 40 річним досвідом в юриспруденції в Україні. Спеціалізуюсь на кримінальному праві та процесі, цивільному праві та процесі, захисті інтелектуальної власності, створенням і управлінням системами фінансової та економічної безпеки компаній.
Запит клієнта:
Індивідуальний підприємець, який розробляв цифрову платформу для онлайн-освіти, звернувся з метою правового захисту логотипу та назви проєкту на території США. На момент звернення клієнт уже мав унікальну візуальну айдентику, веб-сайт, а також почав комунікацію з потенційними партнерами.
Він прагнув забезпечити правовий захист свого бренду, запобігти копіюванню і мати підстави для правових дій у разі порушення.
Дії, виконані юристом
- Попередній правовий аудит логотипу та словесного елементу
Юрист розпочав роботу зі збору вихідної інформації:
- Вивчення наданого логотипу й перевірка його відповідності вимогам щодо реєстрабельності (наявність графічних елементів, нестандартних шрифтів, унікальність оформлення).
- Аналіз словесного елементу бренду на предмет відсутності загальних, описових чи географічних термінів, що можуть ускладнити реєстрацію.
- Пошук на тотожність і схожість (Clearance Search)
Було здійснено глибокий пошук у базі USPTO (TESS) та комерційних джерелах з метою виявлення конфліктуючих торговельних марок. Результати пошуку показали наявність двох подібних назв, зареєстрованих для інших класів, тому юрист адаптував подану заяву, змінивши опис товарів і уточнивши сферу застосування, щоб уникнути відмови.
- Підготовка та подання заявки
Після узгодження з клієнтом:
- Було підготовлено заяву в TEAS (Торгова електронна система подання заявок USPTO).
- Визначено відповідні класи згідно з Ніццькою класифікацією (зокрема класи 41 — освітні послуги та 9 — програмне забезпечення).
- Додано приклади використання знаку у комерційній діяльності (specimens): скріншоти з сайту, листування з клієнтами, банерні матеріали.
- Проведено оплату державного мита та подання заявки в електронному вигляді.
- Юридичний супровід етапу експертизи
Після подання заявки розпочалася формальна експертиза в USPTO. Через 3 місяці екзаменатор надіслав Office Action із зауваженням щодо можливої схожості логотипу зі знаком, зареєстрованим у сфері IT-консалтингу.
Юрист:
- Підготував юридичний аргументований лист-відповідь (Response to Office Action), в якому довів відмінність за візуальним, фонетичним і концептуальним сприйняттям;
- Навів приклади використання знаку в різному ринковому контексті;
- Послався на судову практику та прецеденти з реєстрації схожих, але правомірно співіснуючих знаків.
- Завершення процедури та внесення до реєстру
У підсумку USPTO задовольнило аргументи. Після проходження всіх етапів:
- Знак був внесений до Реєстру торговельних марок США.
- Клієнт отримав сертифікат федеральної реєстрації.
- Була створена стратегія моніторингу та оновлення захисту — у тому числі реєстрація в Amazon Brand Registry, рекомендації з використання знаку (™/®), та інструкції щодо ліцензування.
Результат
Клієнт отримав:
- Правовий захист логотипу та назви бренду в США;
- Можливість офіційного використання позначення ®, що зміцнило довіру партнерів;
- Інструменти для захисту у разі порушень — як у досудовому, так і в судовому порядку;
- Перевагу при співпраці з платформами на кшталт Meta, Google, Amazon, що потребують підтвердження прав на торговельну марку;
- Формалізовану основу для франчайзингу чи укладення ліцензійних договорів у майбутньому.
Цей кейс демонструє, як правильно побудована юридична стратегія та грамотна реакція на зауваження експертизи дають змогу навіть у складних випадках досягти успішної реєстрації торговельної марки в США. Завдяки супроводу досвідченого юриста клієнт забезпечив не лише захист свого цифрового продукту, а й створив правову основу для масштабування бізнесу.
