Дата публікації: 20.06.2025
Мене звати Дмитро Дубограєв, я керівник і керуючий партнер юридичної фірми
Вступ: Робота з реєстрацією торгових марок у США часто супроводжується отриманням офіційних відмов від Патентного та торговельного відомства США (USPTO), які відомі як office action. Наша фірма має значний досвід у подоланні таких заперечень, що виникають як через технічні помилки в заявках, так і через сумніви USPTO у реєстрабельності самої торгової марки.
Патентне та торговельне відомство США (USPTO — United States Patent and Trademark Office)
Суть справи
Ми рутинно представляємо інтереси клієнтів — здебільшого це міжнародні компанії, стартапи та власники IT-продуктів, — при подоланні заперечень, отриманих після первинного розгляду заявок USPTO. Найчастіше мова йде про:
- Технічні недоліки в заявці (неповнота опису товарів/послуг, формальні помилки у класах, неправильно оформлені зразки використання тощо).
- Сумніви щодо реєстрабельності позначення (descriptiveness, likelihood of confusion, genericness тощо).
- Потребу у додаткових поясненнях або обґрунтуванні унікальності позначення.
Виклики
Типові складнощі у таких справах:
- Необхідність швидко і юридично грамотно підготувати аргументовану відповідь на office action в обмежений строк.
- Подолання сумнівів USPTO щодо подібності до раніше зареєстрованих торгових марок.
- Аргументування відсутності описовості або родової природи торгової марки.
- Надання додаткових доказів використання знаку у комерційній діяльності.
- Забезпечення відповідності всім формальним та процедурним вимогам американського законодавства.
Стратегія захисту
Ми вибудовуємо ефективну юридичну стратегію для кожного конкретного випадку:
- Аналіз office action:
- Детально вивчаємо підстави відмови та практику USPTO щодо аналогічних випадків.
- Оцінюємо реальні шанси на подолання заперечень.
- Формування аргументованої відповіді:
- Готуємо юридичні меморандуми з аналізом законодавства США та практики USPTO.
- Обґрунтовуємо відсутність підстав для відмови у реєстрації.
- За необхідності — збираємо додаткові докази фактичного використання знаку.
- Робота з клієнтом:
- Консультуємо щодо можливих варіантів: обмеження переліку товарів, модифікації заявки, додання disclaimer, подання аргументів щодо secondary meaning тощо.
- Узгоджуємо фінальну стратегію перед поданням відповіді.
- Подання відповіді та подальший супровід:
- Оперативно подаємо відповідь до USPTO.
- Контролюємо подальшу комунікацію з екзаменатором до отримання позитивного рішення.
Результат
Завдяки правильній роботі з office actions:
- Значна частина заявок успішно проходить етап експертизи після надання нашої відповіді.
- Клієнти отримують реєстрацію торгової марки без необхідності оскаржень до TTAB або судових розглядів.
- Економляться ресурси клієнта за рахунок вирішення спору на адміністративній стадії.
- Забезпечується надійний захист бренду клієнта у США.
- Успішно подолано відмови USPTO на різних підставах.
- Забезпечено реєстрацію торгових марок для клієнтів із США, ЄС, Азії, України та інших країн.
- Збережено строки та бюджети клієнтів.
- Забезпечено подальшу юридичну чистоту реєстрацій для майбутнього використання ТМ у M&A, франчайзингу чи захисті прав у суді.
Подолання відмов USPTO — це не рідкісний виняток, а регулярна частина професійної практики реєстрації торгових марок у США. Завдяки чіткому розумінню американської практики, глибокій підготовці та точним аргументам наша команда забезпечує клієнтам стабільний результат, дозволяючи їм спокійно розвивати свої бренди на одному з найбільших ринків світу.
