Дата публикации: 20.06.2025
Меня зовут Дмитрий Дубограев, я руководитель и управляющий партнер юридической фирмы
Введение: Работа с регистрацией товарных знаков в США часто сопровождается получением официальных уведомлений об отказе от Патентного и торгового ведомства США (USPTO), известных как office actions. Наша фирма обладает значительным опытом в преодолении подобных отказов, которые возникают как из-за технических ошибок в заявках, так и по причине сомнений USPTO в охраноспособности самого товарного знака.
Патентное и торговое ведомство США (USPTO — United States Patent and Trademark Office)
Суть дела
Мы регулярно представляем интересы клиентов — в основном это международные компании, стартапы и владельцы IT-продуктов — в процессе преодоления отказов, полученных после первичного рассмотрения заявок в USPTO. Чаще всего возражения касаются:
- Технических недостатков в заявке (неполнота описания товаров/услуг, ошибки в указании классов, неправильно оформленные образцы использования и др.).
- Сомнений в охраноспособности обозначения (описательность, вероятность смешения, обобщённость и др.).
- Необходимости предоставления дополнительных пояснений или обоснования уникальности обозначения.
Задачи
Типовые сложности в подобных делах:
- Необходимо в сжатые сроки подготовить юридически грамотный и обоснованный ответ на office action.
- Преодоление возражений USPTO о сходстве с ранее зарегистрированными товарными знаками.
- Аргументация отсутствия описательности или обобщённого характера обозначения.
- Предоставление дополнительных доказательств фактического использования знака в коммерческой деятельности.
- Обеспечение соответствия всем формальным и процедурным требованиям законодательства США.
Стратегия защиты
Мы разрабатываем эффективную юридическую стратегию для каждого конкретного случая:
- Анализ office action:
- Детально изучаем основания для отказа и практику USPTO по аналогичным делам.
- Оцениваем реальные шансы на преодоление возражений.
- Подготовка обоснованного ответа:
- Готовим юридические меморандумы с анализом законодательства США и практики USPTO.
- Обосновываем отсутствие оснований для отказа в регистрации.
- При необходимости — собираем дополнительные доказательства фактического использования знака.
- Работа с клиентом:
- Консультируем по возможным вариантам: ограничение перечня товаров, изменение заявки, добавление disclaimer, аргументация acquired distinctiveness (secondary meaning) и др.
- Согласовываем окончательную стратегию перед подачей ответа.
- Подача и сопровождение:
- Оперативно подаём ответы в USPTO.
- Контролируем дальнейшую коммуникацию с экспертом до получения положительного решения.
Результат
Благодаря грамотной работе с office actions:
- Большая часть заявок успешно проходит экспертизу после подачи нашего ответа.
- Клиенты получают регистрацию товарного знака без необходимости подачи апелляций в TTAB или судебных разбирательств.
- Экономятся ресурсы клиента за счёт разрешения спора на административной стадии.
- Обеспечивается надёжная защита бренда клиента на рынке США.
- Успешно преодолены отказы USPTO по различным основаниям.
- Обеспечена регистрация товарных знаков для клиентов из США, ЕС, Азии, Украины и других стран.
- Сохранены сроки и бюджеты клиентов.
- Обеспечена юридическая чистота регистраций для дальнейшего использования в M&A, франчайзинге и судебной защите.
Преодоление отказов USPTO — это не исключение, а регулярная часть профессиональной практики регистрации товарных знаков в США. Благодаря глубокому знанию практики USPTO, тщательной подготовке и точным юридическим аргументам наша команда обеспечивает стабильный результат, позволяя клиентам спокойно развивать свои бренды на одном из крупнейших рынков мира.
